网站首页     关于我们     业务介绍     专业人员     法律法规     招贤纳士     联系我们
 
 
行业新闻
公司新闻
 
行业新闻 网站首页  >>  新闻动态  >>  行业新闻 
浅析专利文件中“发明所要解决的技术问题” 在确权程序中的影响
 前言
 
“发明所要解决的技术问题”是《中华人民共和国专利法实施细则》第十七条规定需记载在专利说明书发明内容部分的内容,但却往往在专利申请文件的撰写过程中得不到应有的重视或撰写不当。笔者试图通过专利确权程序中的两个行政判决、一份复审决定,浅析专利文件中“发明所要解决的技术问题”,并探讨撰写专利申请文件中“发明所要解决的技术问题”时应该注意的一些问题。
                                                                                                                                     

一、“发明所要解决的技术问题”是确权中判断“所属技术领域的技术人员能够实现”的必要因素

我们大家一起来看第一个具体案例:

最高人民法院在(2014)行提字第8号案件——北京嘉林药业股份有限公司、沃尼尔·朗伯有限公司与国家知识产权局专利复审委员会行政裁决审判监督行政纠纷,争议焦点为“作出清楚、完整的说明”和“能够实现”,在该案中最高院有如下认定:

“《专利法》第二十六条第三款规定:‘说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。’

根据该条规定,‘作出清楚、完整的说明’和‘能够实现’的对象是发明或实用新型,因此应该首先明确发明或实用新型是什么,然后看说明书是否对该发明或实用新型作出了清楚、完整的说明,所属技术领域的技术人员根据说明书的内容是否能够实现该发明或实用新型......,本专利说明书应对上述权利要求所限定的发明内容进行清楚、完整的说明,以本领域技术人员根据说明书公开的内容能够实现为准。

 

而‘能够实现’,参照审查指南的规定,是指本领域技术人员根据说明书公开的内容,能够实现发明的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果。也就是说,必须是能够实现技术方案,解决技术问题,产生预期效果三者同时满足,才符合《专利法》第二十六条第三款的规定。

 可见,在判断是否符合《专利法》第二十六条第三款的规定时,需要考虑发明解决的技术问题,如果说明书给出了技术手段,但本领域技术人员采用该手段不能解决发明所要解决的技术问题,同样不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。

在该案例的最终判决中,涉案专利被最高院认定为说明书不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。

通过上述案例可见,在考虑“所属技术领域的技术人员能够实现”这个问题时,包括两个层次的内容,说明书给出了技术手段,本领域技术人员可以实现是最低层次的要求本领域技术人员采用该手段是否解决发明所要解决的技术问题也是“所属技术领域的技术人员能够实现”的应有之义。

 

从该角度出发,在撰写专利申请文件时,应该充分考虑“发明解决的技术问题”与说明书中具体实施方式中逻辑上的对应性。申请文件撰写者应当判断:本领域技术人员采用具体实施方式中的具体技术手段是否能够解决发明所要解决的技术问题?如果认为不能,则应该对于具体实施方式部分或者发明解决的技术问题部分进行修改,直到可以满足相应的要求为止。

二、“发明所要解决的技术问题”是确权中判断“权利要求书应当以说明书为依据”的重要依据

大家一起再来看第二个具体案例:

在请求人为阿尔克姆斯有限公司、发明名称为“延缓释放阿立哌唑的可注射组合物”的“第82003号复审决定”中,复审委对发明申请文件中“权利要求1请求保护的一种用于延缓释放阿立哌唑的可注射组合物”是否得到说明书支持的问题,作出如下认定:

 

“本申请所要解决的技术问题是如何提供一种用于延缓释放阿立哌唑的可注射组合物,其中阿立哌唑在哺乳动物的血清中可以达到至少持续7天的释放效果”,“在本申请说明书仅给出一个具有试验数据确证的实施例的情况下,本领域技术人员不能从说明书公开的技术方案概括出本申请权利要求1所要求保护的技术方案,无法预见权利要求1涵盖的所有技术方案均能解决本申请所要解决的技术问题,实现所述技术效果,因而权利要求1不符合《专利法》第26条第4款的规定”。“因此,确定本申请所要解决的技术问题是基于说明书的整体教导而确定的,并不取决于权利要求中功能性限定的特征是否存在,该技术特征的删除并不意味着所述技术方案所要解决的技术问题发生了改变。

 最终,在该案例中涉案专利被专利复审委认定为说明书不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

通过该案例可见,在考量该权利要求是否能够得到说明书支持时,应当基于其要保护的技术方案确定发明所要解决的技术问题。换而言之,在专利确权过程中,认定专利所要解决的技术问题时,是以说明书中记载的技术问题为基本依据,并综合考虑说明书中有关背景技术及其存在的技术缺陷、涉案专利相对于背景技术所取得的有益效果等内容。独立权利要求中记载的技术特征本身,并非认定专利所要解决的技术问题的依据。

《专利法》第二十六条第四款规定“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。“权利要求书应当以说明书为依据”应当理解为“要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书中充分公开的内容中得到或者概括得出的技术方案”,不得包含“推测的内容”。而权利要求书是否包含“推测的内容”也需要从解决“技术问题”的技术方案是否“充分公开”或者“推测”得出进行考量。

 

因此,在撰写专利申请文件时,对于背景技术及其存在的技术缺陷、发明所要解决的技术问题、有益效果等内容的撰写应当在逻辑上的彼此适应。发明所要解决的技术问题通过其背景技术客观存在的技术缺陷进行反映,技术问题的解决具有的相应有益效果也应当可以从技术方案本身推导得出。并且,独立权利要求所涵盖的所有技术方案均能解决本申请所要解决的技术问题,实现相应技术效果。

三、“发明所要解决的技术问题”是确权中判断“记载解决技术问题的必要技术特征”的实质要件

最后,大家一起来看第三个具体案例:

“埃利康亚洲股份公司与国家知识产权局专利复审委员会”专利纠纷案件((2014)行提字第11号),案涉及专利号为02803734.0,名称为“自动的机械停车场中用于机动车水平传送的托架”发明专利,主要争议焦点在于涉案专利权利要求是否缺少必要技术特征。在该案件中,最高院有如下认定:

“专利权的保护范围应当与其创新程度相适应。在某些情况下,一项专利技术方案可以针对多项背景技术,从不同角度、不同方面分别进行技术改进,解决多个技术问题。这样的专利技术方案作出了较多的创新,理应予以充分保护和鼓励。专利权的保护范围与其独立权利要求中记载的技术特征的多寡密切相关。记载的技术特征越多,保护范围越窄;技术特征越少,保护范围越宽。

 

因此,在专利所要解决的各个技术问题彼此相对独立,解决各个技术问题的技术特征彼此也相对独立的情况下,独立权利要求中记载了解决一个或者部分技术问题的必要技术特征的,即可认定其符合实施细则第二十一条第二款的规定,不应再要求其记载解决各个技术问题的所有技术特征。

否则,会导致独立权利要求中记载的技术特征过多,保护范围被过分限制,与其创新程度不相适应,悖离《专利法》“鼓励发明创造”的立法目的。

但是,对于说明书中明确记载专利技术方案能够同时解决多个技术问题的,表明专利申请人已明示专利技术方案需要在多个方面同时做出技术改进。能够同时解决多个技术问题本身,构成专利技术方案的重要有益效果,会对专利授权、确权以及授权后的保护产生实质性的影响。

 

因此,说明书中明确记载专利技术方案能够同时解决多个技术问题的,独立权利要求中应当记载能够同时解决各个技术问题的必要技术特征。

本案中,关于涉案专利所要解决的技术问题,涉案专利说明书中列举了EP430892等11篇现有技术,针对这些现有技术,说明书中明确记载其解决的技术问题为:“这些中没有一个令人满意地解决了涉及以下诸方面的所有问题:机动车的可靠传送,传送的速度,减小传送及停泊机动车所需的空间,和减小用于传送及停泊机动车的托架及相关系统的综合成本。”

关于涉案专利的有益效果,说明书中相应地声称:“本发明具有上面指出的所有最佳的特性,并且当与列举过的所有已知发明比较时是优越的。”针对背景技术EP430892,说明书中亦记载涉案专利与EP430892相比,具有更高可靠性、较快传送、使停车分区变得较短和高度变低、综合成本较低等有益效果。说明书中记载的技术问题与有益效果相互呼应,彼此印证,并无矛盾之处。

 

因此,根据涉案专利说明书中记载的技术问题、背景技术以及有益效果,涉案专利要同时解决可靠传送、传送速度、减小空间、减小成本四个方面的技术问题。独立权利要求1中应当记载能够同时解决上述四个方面的技术问题的必要技术特征。”在该案例最终判决中,涉案专利被最高院认定为独立权利要求不符合符合《中华人民共和国专利法实施细则实施细则》第二十一条第二款的规定规定。

《中华人民共和国专利法实施细则》第二十条第二款规定“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征”。通过该案例可见,在专利申请文件的撰写时,应当进一步规范说明书与权利要求书中保护范围最大的权利要求——独立权利要求的对应关系,使得独立权利要求限定的技术方案能够与说明书中记载的内容,尤其是背景技术、发明解决的技术问题、有益效果等内容相适应。

 

在撰写能够同时解决多个技术问题的专利申请文件时,需要重点考虑到:解决多个“技术问题”构成专利技术方案的重要有益效果,会对专利授权、确权以及授权后的保护产生实质性的影响,如非特别必要,尽量不要在撰写专利申请文件时声称专利技术方案能够同时解决多个技术问题。

 结语:“发明所要解决的技术问题”,因其是以说明书中的记载为依据的,故其在专利申请文件递交之后可以进行更改的余地很小,而其所涉及的法律问题往往会导致涉案专利在确权过程中遇到强大的阻碍,故而,在进行撰写专利申请文件的过程中决不可等闲视之。

                                                                                                            

作者简介:孙强先生现任隆天联鼎合伙人、副总经理、高级专利商标代理人、诉讼代理人。他已从事专利代理十余年,擅长电子、计算机、机械等领域专利案件,尤其擅长专利侵权诉讼和无效复审代理以及企业IP策略咨询,曾代理专利诉讼案件及无效复审案件共计超过五十件。同时具有丰富的专利代理经验,曾代理专利申请案件600件以上、处理审查意见答复300件以上,积累了丰富的专利文件撰写和专利审查意见答复代理经验。

 

 


    Copyright © LungTin LianDing International,2011.All Rights Reserved
  京ICP备05010764号 工信部备案网站