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美国申请IDS的利害关系 --您所需要知道的

 

关于美国申请,相信大家对IDS这个名词都不陌生。IDS,即Information Disclosure Statement,通常翻译为信息揭露声明,这是对于申请专利一方(包括发明人、申请人/受让人、代理人等)在整个专利申请过程中获知与发明的可专利性相关的技术资料(包括专利文件和非专利文献等)时,需要告知美国专利商标局(USTPO)的一项义务。对于此项规定,USTPO有具体的规定,详见链接http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s609.html。
那么,对于此项义务,需要如何履行,如未履行或未及时履行的会产生何后果呢?让我们一一说起。
 
一、收到哪些文件时,需要准备并提交IDS呢?
1、申请人获得检索机构出具的检索结果;
2、如果该美国申请存在相关申请,包括但不限于作为其优先权的中国或他国申请、相关PCT申请、相关海外申请、分案申请及其相关申请、继续申请及其相关申请,等等,此类相关申请收到的审查意见或审查结果;
3、提供其他途径获知的相关对比文件等。
 
二、IDS文件到底包括哪些呢?
1、声明书:申请人用以向USTPO陈述相关的信息,如:该相关文件自申请人得知之日起是否超过3个月,申请人递交所附文件并不代表申请人承认所列的文件是公知技术(prior art)等。
2、PTO/SB/08表格:需要列出已得知的全部相关专利信息(包括美国专利和非美国专利)、相关的非专利文献的信息。
3、非美国专利文件和全部非专利文献:需要同时上传完整的专利文件和全部非专利文献以及其相关英文说明;对于英文说明,专利局没有具体的规定,申请人可视这些引用文件与本申请的相关性而提供其摘要或相关段落的英译文,必要时,可提供全文英译文。
 
三、IDS的提交时机及其相关费用
根据美国专利法规的相关规定,申请人有责任在专利申请过程中随时向USPTO告知影响其申请可专利性的国内外任何文献和信息,如果USPTO发现申请人有隐瞒不报的情况, 可能会导致申请人的权利受到损失等不良后果。
从这个角度来讲,最稳妥的作业模式,就是随时提交,即收到相关案的审查意见或审查结果,或者已知其他相关文件时,立即向专利局递交。
然而,为了使申请人对于IDS的不同递交节点所需的官费及相关法律效果更加清晰,我们在多年的实践经验中,结合美国专利审查指南(MPEP)第609条的相关规定,总结归纳了下表,以供申请人参考:
 
提交时机 IDS提交时机描述 官费及其他要求
 
第1期 1、新申请递交日或PCT进入美国国家申请的进入日之后3个月内或第一次涉及实体内容的审查意见通知(如Non-final OA)发文日之前,以后到期的为准;
2、RCE请求提出后,或CPA申请提出后至第一次涉及实体内容的审查意见通知书(如Non-final OA)发文日前; 仅提交IDS无官费、无需提交声明。
 
第2期 第1期之后,至申请结案之前,包括最终驳回通知(FINAL OA)授权通知(NOTICE OF ALLOWANCE)或明显形式错误修正通知书(Quayle Action)等官文发出之前, 但是在最早的发文日之前。 缴费或提交声明
 
第3期 第2期规定的期限之后,至缴纳授权办登费之时或之前 缴费和提交声明
 
第4期 已交授权办登费之后,专利证书发文日之前 1、通常情况下,审查员不予考虑此时递交的IDS(Normally, IDS will not be considered.)
2、如一定递交IDS,且希望审查员给予考虑,则需同时提出停止发行专利证书的请求并缴费
重要提示:
凡不满足上述期限和条件或应缴而未缴足相应官费而提交的IDS,原则上,审查员不予考虑。
 
四、其他注意事项:
1、如果未履行或未及时履行IDS的义务,的可能会给专利申请人带来不良的法律后果。
2、申请人在收到相关对比文件之后,发现部分对比文件对自己的申请没有实质性影响(即不material ),应如何做出反应?
实际上,对比文件是否对本申请有实质性影响、或是否为公知技术等具体的判断在审查员,这些对比文件作为IDS递交之后,如果审查员认为material,申请人可视情况修改权利要求,但如果未作为IDS提交,导致的后果则有可能是在后续的诉讼过程中,因此被无效,最终可能导致该专利不可实施(unenforceable)。具体可参看American Calcar 诉 Amer. Honda Motor Co.的判例内容。简言之,将所有已知文件递交至USPTO,是完成IDS义务降低风险的最好办法。
3、关于IDS的递交时间,如上文第三点的表格中可以看出在官费及相关准备文件上有所不同,但是,需要注意的是,根据最新的美国判例,OA答复之日后提交的IDS文件,有可能影响该案的PTA(Patent Term Adjustment,专利期限调整)。
 
具体可参看2015年2月Gilead Science诉Michelle Lee(著名的吉利德科学公司诉Michelle Lee)的判例内容。
该判例中涉及的专利申请过程大致如下:
A.2008.2.22:Gilead提交申请
B.2009.11.18:专利局发出缩限通知书(Restriction Requirement)
C.2010.2.18:Gilead提交缩限通知书的答复文本
D.2010.4.16:57天之后,Gilead提交补充IDS,告知该申请存在两件相关申请可能存在与本案相关的主题(Applicant herein apprises the Patent Office of the following co-pending and co-owned U.S. patent Application that contain subject matter that may be related to the present application.)
E.2010.10.27:发出非最终驳回通知(即Non-final Rejection)
F.2011.4.12:发出最终驳回通知(即Final Rejection)
G.2011.7.29:USPTO发出授权通知书
H.2012.4.3:专利局发出证书,专利号8,148,374
 
该案Gilead主要的诉讼请求在于,缩限通知书答复至IDS提交之间的57天不应落在Gilead头上,不应从PTA中刨除。最终,联邦法院驳回了Gilead的请求,此57天从PTA中刨除,即减去57天。
 
由此可见,虽然此次IDS文件的递交节点落在上文第三点表中的第1期中,即Non-final OA发文日之前,无官费、审查员应予考虑,但是却因为未与缩限通知书答复文件同时递交而缩短了专利权人的专利有效期间。考虑到美国是判例法国家,因此,此点请申请人在今后的IDS申请策略上予以考虑。
 
最后,有如下几点请注意:
1、仅美国发明申请(Utility application,也称实用专利申请)需要提交IDS,临时申请(Provisional application)及外观申请(Design application)均无需提交。
2、以上所列官费均为当前标准。
3、由于IDS的复杂性,以上仅代表本人对于IDS当前的一些浅显的理解,不一定代表本人过去、当前或者将来雇主的观点。 
 
作者:程秀娟
隆天知识产权代理有限公司 流程业务管理部
 
 

 

 

 


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