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漫话PPH— 如何避免在中国的“专利审查高速公路”上抛锚

时间:15-10-22

PPH:向国外申请专利的加快审查通道

专利审查高速公路 (Patent Prosecution Highway, 简称PPH),是加快专利审查、促进专利申请早日获得授权的一种特殊手段,具有可迅速获得审查意见、缩短审查周期,节省申请成本并尽快获得专利保护等优势。具体为国际上以双边协议或多边协议形式存在的一种加快协议国之间专利审查的程序性机制。这种新兴的局间合作机制-PPH业务,自2010年开展以来,目前全球已有20多个国家和地区的专利审查机构开展了此项目。

 

PPH发展现状

PPH机制具体来说,就是申请人在首次申请受理局(Office of First Filing, OFF)提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权力要求被确定为可授权时,可以向后续申请受理局(Office of Second Filing, OSF)对后续申请提出加快审查请求。截至目前,除了在PPH初始阶段展开的双边PPH,如中加、中新、中俄、中波等的双边PPH以外,另新增有中美欧日韩五局(IP5)的五局间PPH,而后更有日美英加澳芬俄及西班牙八国拓展的PPH MOTTAINAI项目,突破了PPH首次申请的原则,有利于申请人实现“一国授权,多国加快”。相信在不久的将来,世界各专利局间联系将更加紧密,合作将更为密切,专利审查将更为有效和便捷而带给申请人更大的利益。

 

在中国进行PPH请求所需注意的问题

对于中国专利代理机构的代理人来说,代理国外专利申请人在中国的PPH请求时,面对SIPO(国家知识产权局)仅有的两次提出PPH请求的机会,为了获得批准,在提出PPH请求时需要注意哪些问题呢?在这里,仅就实践中最容易出现的两个问题与大家探讨, 以避免客户的专利申请在中国的“专利审查高速公路”上抛锚。

 

1、PPH请求被拒绝的最常见理由为“权利要求的对应性说明”问题

在SIPO下发的PPH审查决定中,PPH请求被拒绝的最多的理由是 “权利要求与在先对应申请中的具有可专利性/可授权的权利要求不具有充分对应关系”。在此,代理人需注意的是:审查员仅以原始提交的权利要求文本或符合《专利法实施细则》第51条第1款提出的主动修改文本为准审查权利要求对应关系,而改正译文错误的文本是不能作为PPH审查基础的。

对于权利要求对应性,SIPO的审查员只认可三种:1)完全相同;2)修改了申请与对应申请的权利要求之间的引用关系;3)申请的权利要求是在对应申请的权利要求基础上增加了说明书中的一些技术特征。

在实践中,代理人往往从实质内容上对权利要求的对应性进行说明,如用一些“实质内容完全相同”等字眼进行解释。殊不知,仅从PPH形式审查方面考虑,这样的表述也是不予认可的。而权利要求的对应性说明,基本包括了以下几个方面:

1) 实质上和文字上均相同:对应性说明可以写“完全相同”;

2) 实质上相同,文字上有差异,例如:从属权利要求特征相同,引用关系不同;或编号不同;或从属权利要求改写为独立权利要求;此时对应性说明不能写“完全相同”,需要详细说明该差异并且解释权利要求的对应性;

3) 实质上不同:增加了新的技术特征。

 

2、PPH请求被拒绝的第二个常见理由为“申请人未能提供所有工作结果” 

对于代理机构的代理人来说,最常见的问题是代理人总是基于申请人所提供的材料进行工作。但出于申请人自身的诸多原因,其所掌握的工作结果未必是“所有”的工作结果。

有鉴于此,建议代理人在向SIPO提出PPH请求时,务必到该申请人首次申请的专利局官网下载并核实该案的所有工作结果,而不是仅仅依据申请人所提供的资料就提交PPH申请。

 

反过来,各代理机构的代理人也应该利用好PPH这个有利的武器,加快对外申请进程,改善中国申请人过去在海外申请对于审查情况毫不知情的情况,加快国内公司在海外的专利布局,进行专利防御,显然有着积极而深远的意义。

 

 

作者:宋春晖(副经理)

隆天知识产权代理有限公司 流程业务管理部

 

 

 


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